• (044) 222-88-32
  • (097) 785-36-96
Факты об ИС
Успешные рекламные кампании популярных ТМ
Полезное
  • Объем правовой охраны торговой марки определяется указанными в свидетельстве изображением и перечнем классов
  • Имущественные права на торговую марку действуют в течение 10 лет. Данный срок может быть продлен каждый раз на 10 лет.
  • Для регистрации торговой марки необходимо заполнить анкету и доверенность, а также направить логотип (при наличии)
  • После подачи заявки на регистрацию торговой марки изменять изображение знака и корректировать перечень классов не допускается

Киберсквоттинг и методы борьбы с ним в Украине

Автор: Автор: Трембовецкая Татьяна Патентный поверенный Украины Директор патентно-юридического Агентства «ГОЛДМАРК
  1. Понятие «киберсквоттинга».

Прежде всего следует отметить, что на законодательном уровне понятие «киберсквоттинг» не закреплено. В силу этого в печатных и электронных СМИ можно встретить различные варианты толкования данного понятия, причем не всегда однородные.

С нашей точки зрения более корректным и полным определением понятия «киберсквоттинг»  (англ. «cybersquatting», где «squat» означает «незаконно вселяться в дом») можно считать следующее: «регистрация доменных имен, содержащих а) название торговой марки или б) название коммерческого (фирменного) наименования, или в) название самостоятельной части произведения или оригинальное название произведения, или г) названия других объектов интеллектуальной собственности, принадлежащих другому лицу, с целью их дальнейшей перепродажи (чаще всего) или недобросовестного использования».

Давайте дополнительно обратимся к понятию «домена/доменного имени». Благо, в украинском законодательстве дается определение данного понятия. Так, в действующем Законе Украины «О телекоммуникациях» представлено сугубо техническое значение понятия домена. В действующем же Законе Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» обозначено, что «доменное имя – это имя, используемое для адресации компьютеров и ресурсов в Интернете».

Таким образом, для пользователей сети Интернет домен – это прежде всего имя / название, с помощью которого можно найти ту или иную веб-страницу. Но для производителей товаров и лиц, компаний, которые оказывают те или иные услуги, домен – это не просто имя или название, это определенное средство индивидуализации среди других производителей и поставщиков услуг.

И когда одни лица осуществляют регистрацию доменных имен, созвучных с названием того или иного объекта интеллектуальной собственности, принадлежащих другому лицу, вот здесь и начинаются проблемы и сложности в полноценном использовании другими лицами принадлежащих им объектов интеллектуальной собственности. А если такая регистрация была осуществлена с целью дальнейшей перепродажи домена или его недобросовестного использования, то такие действия и являются киберсквоттингом.

  1. Домены и объекты интеллектуальной собственности.

Почему в понятие «киберсквоттинга» мы включили такие объекты интеллектуальной собственности как «торговая марка», «коммерческое (фирменное) наименование» и «произведения», а также упомянули про названия «других объектов интеллектуальной собственности»?

Дело в том, что само по себе доменное имя не является объектом интеллектуальной собственности, а поэтому и применять к домену предусмотренные законодательством Украины способы защиты прав на объекты интеллектуальной собственности (в частности, предусмотренные ст. 432 Гражданского кодекса Украины, далее по тексту - ГК), не представляется возможным.

К каким же предусмотренным законодательством Украины объектам интеллектуальной собственности можно «привязать» домен, чтобы иметь возможность бороться с киберсквоттером?

2.1. Торговая марка.

Согласно п. 1 ст. 20 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг», нарушением прав собственника свидетельства на знак считается, в частности, использование без его согласия в доменных именах следующих знаков:

- зарегистрированного знака в отношений указанных в свидетельстве товаров и услуг;

- зарегистрированного знака в отношении товаров и услуг, являющихся однородными (смежными) с указанными в свидетельстве, если при этом такое использование может ввести в заблуждение относительно лица, которое производит товары или предоставляет услуги;

- обозначения, схожего с зарегистрированным знаком, в отношение указанных в свидетельстве товаров и услуг, если вследствие такого использования эти обозначения можно спутать;

- обозначения, схожего с зарегистрированным знаком, относительно товаров и услуг, являющихся однородными (смежными) с указанными в свидетельстве, если при этом такое использование может ввести в заблуждение относительно лица, которое производит товары или предоставляет услуги, или же эти обозначения и знак можно спутать.

Таким образом, для возможной защиты в Украине названия торговой марки от захвата ее киберсквоттером, данная торговая марка обязательно должна быть зарегистрирована, а недобросовестное использование киберсквоттером спорного доменного имени должно осуществляться в отношении таких же или однородных (смежных) товаров и услуг.

Также торговая марка может быть признана общеизвестной (хорошо известной) на территории Украины. В этом случае, согласно п. 4 ст. 25 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг», правовая охрана общеизвестной (хорошо известной) в Украине торговой марки распространяется также на товары и услуги, которые не являются однородными с теми, для которых торговую марку признано общеизвестной (хорошо известной), если использование такой торговой марки другим лицом будет указывать на связь между торговой маркой и собственником общеизвестной (хорошо известной) торговой марки, и интересам последнего, скорее всего, будет причинен вред вследствие такого использования.

Имущественным правом интеллектуальной собственности на торговую марку является, в частности, исключительное право препятствовать неправомерному использованию торговой марки, в частности, запрещать такое использование (ст. 495 ГК).

2.2. Коммерческое (фирменное) наименование.

Согласно ст. 8 Парижской конвенции об охране промышленной собственности от 20 марта 1883 г., фирменное наименование охраняется без обязательной подачи заявки или регистрации независимо от того, является ли оно частью торговой марки.

Практически дублирует вышеуказанное положение Парижской конвенции ч. 2 ст. 489 ГК, согласно которой право интеллектуальной собственности на коммерческое наименование действует с момента первого использования этого наименования и охраняется без обязательной подачи заявки на него или регистрации и независимо от того, является или не является коммерческое наименование частью торговой марки.

При этом  ч. 1 ст. 489 ГК, а также  п. 80 Постановления Пленума Высшего хозяйственного суда Украины № 12 от 17 октября 2012 г. «О некоторых вопросах практики разрешения споров, связанных с защитой прав интеллектуальной собственности» обращают внимание на то, что допускается возможность наличия у двух и более лиц одинаковых коммерческих (фирменных) наименований при условии, что это не вводит в заблуждение потребителей относительно товаров, которые они производят и/или реализуют и услуги, которые ними предоставляются. 

Таким образом, для возможной защиты коммерческого (фирменного) наименования от захвата его киберсквоттеров, данное наименование не обязательно должно быть зарегистрировано, а недобросовестное использование киберсквоттером спорного доменного имени должно осуществляться в отношении таких же или однородных (смежных) товаров и услуг.

Также следует обратить внимание, что имущественным правом интеллектуальной собственности на коммерческое наименование является, в частности, право препятствовать другим лицами неправомерно использовать коммерческое наименование, в том числе и запрещать такое использование (ст. 490 ГК).

2.3. Произведения и другие объекты интеллектуальной собственности.
Справедливости ради следует отметить, что в рассматриваемом нами вопросом связка «торговая марка-домен» является наиболее тесной, поскольку именно торговые марки, будучи наиболее ярким и выразительным средством индивидуализации, являются самым «лакомым куском» для киберсквоттеров.

Также достаточно обширная судебная практика по отмене регистрации киберсквоттером спорных доменных имен в случае предоставления истцом доказательств нарушения его прав интеллектуальной собственности на коммерческое (фирменное) наименование.

Чего не скажешь, в частности, об оригинальном названии произведения. Тем не менее, будет неверным не рассматривать случаи регистрации киберсквоттером доменных имен, название которых совпадает с оригинальным названием того или иного произведения (например, компьютерной программы или популярного литературного произведения).

Так, согласно ст. 9 действующего Закона Украины «Об авторском праве и смежных правах», часть произведения, которая может использоваться самостоятельно, в том числе и оригинальное название произведения, рассматривается как произведение и охраняется в соответствии с данным законом.

Имущественным правом интеллектуальной собственности на произведение является, в частности, право препятствовать неправомерному использованию произведения, в том числе запрещать такое использование (ст. 440 ГК).

Под «другими объектами интеллектуальной собственности», названия которых могут недобросовестно использоваться киберсквоттерами, можно подразумевать географические обозначения, а также другие объекты, которые будут появляться в дальнейшем, ведь перечень объектов интеллектуальной собственности (ст. 420 ГК) не является исчерпывающим.

В силу того, что Закон Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» достаточно четко признает нарушением прав интеллектуальной собственности на зарегистрированный знак для товаров и услуг (торговую марку) использование его без согласия собственника свидетельства именно в доменных именах, мы рекомендуем осуществлять регистрацию коммерческого (фирменного) наименования, оригинального названия произведения и названия иного объекта интеллектуальной собственности в качестве торговой марки. Такая регистрация станет дополнительным рычагом в борьбе с киберсквоттером.

  1. Как бороться с киберсквоттингом?

Давайте рассмотрим варианты, применяемые на сегодняшний день владельцами объектов интеллектуальной собственности.

3.1. Регистрировать название своей торговой марки, коммерческого (фирменного) наименования или другого объекта интеллектуальной собственности сразу во всех доменных зонах. Данный вариант рассматривается больше как превентивный, т.е. применяемый с целью предотвратить захват киберсквоттером того или иного доменного имени.

Минусы:
- несмотря на относительно небольшую стоимость регистрации домена в той или иной доменной зоне, такую регистрацию каждого доменного имени необходимо регулярно продлевать, осуществляя при этом своему регистратору доменов определенную оплату. А чем больше доменов, которые необходимо продлевать, тем соответственно, больше сумма затрат на их обслуживание;

- количество новых доменных зон с каждым годом расчет все больше. В частности, самой главной новинкой 2014 г. в доменном пространстве стало внедрение большого числа новых доменов верхнего уровня (программа New gTLD - new generic top level domains), в частности, .GURU, .EMAIL, .COMPANY, .SHOP.  Правообладателю будет весьма непросто и недешево поспевать с регистрацией интересующего названия в новой доменной зоне. А киберсквоттеру, соответственно, несложно недобросовестно занять название того или иного домена в новой доменной зоне.

Плюсы:
- проще и зачастую дешевле предупредить действия киберсквоттера, нежели затем применять меры по отмене делегирования того или иного спорного доменного имени, занятого киберсквоттером.

Рекомендации:
- целесообразно регистрировать интересующее название торговой марки, коммерческого (фирменного) наименования или другого объекта интеллектуальной собственности хотя бы в отношении наиболее популярных, актуальных и востребованных для интересующего вида деятельности доменных зонах, например, .UA, .COM, .COM.UA, .AERO (для авиакомпаний),  .ART (для услуг дизайна) и т.п.;

- помимо регистрации основного названия название торговой марки, коммерческого (фирменного) наименования или другого объекта интеллектуальной собственности в той или иной доменной зоне, целесообразно дополнительно регистрировать схожие варианты названий. Например, если интересующее Вас название состоит из двух слов, не мешало бы зарегистрировать домен как в слитном написании обоих слов, так и в написании данных слов через дефис: «trademarkname.com», «trademark-name.com» и т.п. Снова-таки, регистрировать множество вариантов написания не нужно, только наиболее ключевые. Ведь при желании киберсквоттер придумает «свой» вариант, но, по крайней мере, самые основные будут уже заняты Вами.

3.2. Досудебное урегулирование доменного спора с киберсквоттером.

Эффективность подготовки и отправки киберсквоттеру письма-претензии с требованием отменить делегирование спорного доменного имени малоэффективна, ведь киберсквоттер занимает домены с названием торговой марки, коммерческого (фирменного) наименования или другого объекта интеллектуальной собственности, принадлежащими другому лицу,  умышленно.

Также, поскольку одной из целей киберсквоттеров является продажа занятого ними домена правообладателю того или иного объекта интеллектуальной собственности, то, скорее всего, они сами выйдут на связь, озвучив правообладателю свое ценовое предложение. Как правило, крупные компании не идут на поводу у киберсквоттеров, а предпочитают защищать свои права в судебном  порядке или через Центр ВОИС по арбитражу и посредничеству (об этом пойдет речь далее). Тем не менее, в практике нередки случаи совершения сделок между киберсквоттерами и правообладателями о «покупке» последними того или иного домена.

Несмотря на невысокую эффективность подготовки и отправки киберсквоттеру письма-претензии с требованием отменить делегирование спорного доменного имени, мы рекомендуем правовообладателям практиковать данный метод хотя бы для того, чтобы затем использовать эту информацию в суде. При этом в письме-претензии следует делать упор на требование правообладателя прекратить нарушение киберсквоттером прав на соответствующий объект интеллектуальной собственности. Копию такого письма-претензии не будет лишним направить регистратору спорного доменного имени.

3.3. Альтернативный вариант разрешения доменного спора через Центр Всемирной Организация Интеллектуальной Собственности по арбитражу и посредничеству.

Так называемая Единообразная Методика Рассмотрения Споров о Доменных Именах -UDRP (далее по тексту – UDRP или Методика) является упрощенной процедурой рассмотрения доменных споров и задумывалась исключительно для типовых споров между владельцами торговых марок и владельцами доменных имен, тождественных или схожих до степени смешения с такими торговыми марками.

Всемирная Организация Интеллектуальной Собственности (далее по тексту -  ВОИС) в лице Центра ВОИС по арбитражу и посредничеству является одной из организаций, имеющих право осуществлять рассмотрение споров в соответствии с Методикой.

UDRP применяется напрямую лишь к некоторым доменам первого уровня (.соm, .net и .org). Она также принята некоторыми регистраторами доменных имен с окончаниями, представляющими собой географические коды (например, .nu, .tv, .ws).

Методика применяется при разрешении доменных споров только при наличии таких условий: а) спорное доменное имя идентично или сходно до степени смешения с торговой маркой, принадлежащей истцу; б) у ответчика нет прав или законных интересов в отношении доменного имени; в) доменное имя было зарегистрировано и используется недобросовестно. Важный момент: в административном разбирательстве истец должен доказать наличие каждого из этих трех элементов в совокупности.

Существенным ограничением сферы применения этой упрощенной процедуры является то, что истец не вправе требовать никаких денежных компенсаций. В случае вынесения решения в пользу истца, единственными мерами являются а) аннулирование регистрации доменного имени или б) передача доменного имени истцу.

По данным Центра ВОИС по арбитражу и посредничеству в 2013 г. заявителями из 109 стран в рамках UDRP было подано 2585 исковых заявления по фактам киберсквоттинга и нарушения исключительных прав на торговые марки. Примечательно, что из Украины было подано 7 исков (причем такие случаи имели место в период 2007-2013 гг.), а случаев, в которых ответчиком выступало лицо из Украины, насчитывается 152 (такие случаи имели место в период 2001-2014 гг.).

3.4. Судебное урегулирование доменного спора с киберсквоттером.

Рассмотрение проблематики данного вопроса целесообразно осуществить в отдельной статье: настолько он обширен и многогранен. Плюс ко всему судебная практика рассмотрения доменных споров в Украине весьма непоследовательна.

А поэтому остановимся лишь на том, что в Украине в судебном порядке рассматриваются в основном дела о прекращении нарушения прав интеллектуальной собственности на торговую марку и/или коммерческое (фирменное) наименование вследствие их неправомерного использования в доменном имени. При этом истцу следует быть готовым подготовить и представить суду доказательства того, что права интеллектуальной собственности на тот или иной объект у него возникли до даты регистрации киберсквоттером спорного доменного имени.

Будем рады ответить на Ваши дополнительные вопросы!