• (044) 222-88-32
  • (097) 785-36-96
Факты об ИС
Успешные рекламные кампании популярных ТМ
Полезное
  • Для регистрации торговой марки необходимо заполнить анкету и доверенность, а также направить логотип (при наличии)
  • Стоимость регистрации торговой марки для одного класса в течение 16-18 мес. составляет 3849 грн., включая оф. поиск
  • Регистрацию домена .UA можно осуществить только после окончания регистрации торговой марки
  • После подачи заявки на регистрацию торговой марки изменять изображение знака и корректировать перечень классов не допускается

Некоторые правовые аспекты досрочного прекращения действия свидетельства на знак

Автор: Автор: Лугина Елена, юрист патентно-юридического Агентства «ГОЛДМАРК»
акой объект интеллектуальной собственности как знак для товаров и услуг / торговая марка имеет ряд особенностей по реализации прав на него. Среди прочего, владелец, осуществляя регистрацию торговой марки , обязуется использовать ее в течение срока его правовой охраны. В случае неиспользования знака в сроки, установленные законом, а именно в тесение трех лет, заинтересованное лицо может в судебном порядке досрочно прекратить срок действия свидетельства на такой знак.

Предлагаем рассмотреть данный вопрос в разрезе сложившейся судебной практики. Прежде всего обратим внимания на такие аспекты:
1) Понятие использования или неиспользования торговой марки;
2) Срок неиспользования необходимый для начала процедуры досрочного прекращения свидетельства на знак для товаров и услуг;
3) Уважительные причины неиспользования знака и их правовое обоснование.
               
Понятие использования/неиспользования знака для товаров и услуг

Согласно ч. 4 ст. 18 Закона Украины «Об охране прав на знак для товаров и услуг» (далее – Закон) «если знак не используется его владельцем полностью либо для части товаров (услуг), указанных в свидетельстве на знак в течение трех лет от даты публикации либо с другой даты после публикации, любое лицо может обратиться в суд с заявлением о досрочном прекращении действия свидетельства полностью либо частично».

Законодатель четко определил, что же он понимает под использованием знака, данное определение изложено в части 3 ст. 16 Закона: «нанесение на товар, упаковку, вывеску, другой предмет, прикреплённый к товару, хранение товара с целью предложения к продаже, продажа, импорт (экспорт); применение при предложении услуги; применение в деловой документации, рекламе, сети Интернет».

Опираясь на последние тенденции украинской судебной практики по этому вопросу, можем сделать вывод, что суды принимают во внимание лишь доказательства реального использования, а именно наличие в гражданском товарообороте  товаров, маркированных торговой маркой. Стоит отметить, что борьба за знак для маркировки услуг не так популярна, как для маркировки товаров, а поэтому споры за такие торговые марки  случаются реже.

Чтобы проиллюстрировать единое мнение судебных инстанций относительно важности реального использования знака, обратимся к делу о досрочном прекращения товарного знака «PYROCOOL» (Постановление Вышего Хозяйственного Суда Украины (далее - ВХСУ) №  20/441 от 03.03.2009). Так, по мнению суда «… для правильного решения спора по делу существенное значение имеют фактические обстоятельства, связанные с существованием на рынке Украины товаров 09 и 11 классов МКТУ, маркированных знаком для товаров и услуг «PYROCOOL».

Для рассмотрения вопроса о доказывании использования знака,  обратимся к Постановлению Пленума ВХСУ № 12 от 17.10.2012 г. В пункт 71 указано, что в качестве доказательств использования могут быть предоставлены экземпляры товаров с изображением знака, документы с изображением знака, а именно каталоги, прайс-листы и другое. В свою очередь, распространение на территории товаров с изображением знака может подтверждаться кассовыми чеками, квитанциями, накладными, в которых указано как наименование, так и место приобретения товаров. 

Время от времени в судебной практике возникает вопрос о лицензионных договорах, в качестве подтверждающего факта использования знака. Это связано с последним абзацем ч. 4 ст. 18 Закона, которая указывает, что использованием знака владельцем свидетельства считается его использование другим лицом при условии контроля со стороны владельца свидетельства.

В более ранних судебных делах, встречались решения в пользу ответчика основанные лишь на самом факте наличия лицензионного договора. При этом судебные органы не беспокоились  об установлении факта существования реальных правоотношений между сторонами.  Поэтому  в вышеуказанное Постановление ВХСУ № 12 от 17.10.2012 был внесен пункт четко устанавливающий: «одно лишь заключение договоров (в том числе лицензионных) касательно распоряжения имущественными правами на знак для товаров и услуг не может считаться использованием данного знака».

Также ВХСУ указывает, что необходимо предоставлять в связи с заключённым договором «договора купли-продажи либо поставки товаров, на которых размещён знак, договора о размещении рекламной продукции о таких товарах на соответствующих рекламных носителях и др.». Вышеизложенное указывает на то, что лицензирование также должно быть показано с точки зрения действительного использования лицензиатом обозначения, а также контроля этого вопроса со стороны правообладателя знака.

Зачастую Истец в качестве доказательной базы по неиспользованию знака Владельцем обращается в органы сертификации и предоставляет отрицательные ответы из уполномоченных органов  о том, что сертификация на такую-то продукцию не проводилась.
 
Примечательно, что единой позиции у судебных органов по этому поводу нет. Так, Хозяйственный суд г. Киева в деле N 20/146  от 29.09.2009 постановил «отсутствие сведений о сертификации продукции «G.MOSCATELLI» в Государственном Комитете Украины по вопросам технического регулирования и потребительской политики дополнительно свидетельствует о неиспользовании товарного знака по свидетельству N 46700».

Соломенский суд г. Киева в деле N 2-193/11 от 15.07. 2011 года пришел к иному заключению: «Указанные письма органов сертификации могут свидетельствовать лишь о том, что ответчиком не производилась сертификация минеральной воды с применением спорных знаков в определенный период, однако не могут подтверждать факт неиспользования спорных знаков для товаров 32 класса в названный трехлетний период».

Но все же при формировании доказательной базы по неиспользованию знака лучше получить вышеуказанные письма ввиду неоднозначной судебной практики по этому поводу. Также рекомендуется отправить запросы в Ассоциацию товарной нумерации GS1 Украина с запросом о том, присутствуют ли записи о товарных позициях, маркированные знаком для товаров и услуг. Не помешает узнать, имеет ли местоупоминания о товаре/услуге в сети Интернет, проводилась ли реклама товаров/услуг маркированных знаком для товаров и услуг, действие которого необходимо прекратить.

Интересным аспектом использования/неиспользования знака для товаров и услуг является  регистрация доменного имени в сети Интернет. Можно ли считать это фактом использования знака? Несмотря на то, что в п. 4 ст. 16 Закона обозначено, что использованием знака является, в том числе и «использование его в сети Интернет» этот вопрос остается очень спорным.

Исследуя данный вопрос, следует обратить внимание на то, что торговая марка в первую очередь служит для идентификации товаров и услуг. Поэтому, если будет доказано, что использование знака в качестве доменного имени, а также в сети Интернет служило именно в качестве идентификатора товаров и услуг для потребителя, то этот факт  может быть принят как  использование знака.

Но в то же время суды дают четко понять, что просто использование знака в сети интернет и в доменном имени, без производства соответствующих товаров,  не может считаться полноценным использование знака.

Так, в  Письме ВХСУ №  01-8/24 от 22.01.2007 г. обозначено «... размещение словесного обозначения "W ..." даже в домене .ua и на страницах веб-сайтов без производства Компанией товаров и услуг, для которых зарегистрирован спорный товарный знак, не может вызвать у потребителей ассоциации этого обозначения с товарами и услугами истца».  Таким образом, судами занята однозначная позиция насчет того, что одного лишь факта регистрации доменного имени недостаточно для доказывания использования знака, так как нельзя считать такое использование идентифицирующим товары и услуги.

В качестве наглядного примера рассмотрим  дело о прекращении действия международных регистраций №№ 528522, 659003, 659004 на территории Украины собственника Autogrill S. P. A., которое раскрывает сразу две позиции судебной системы относительно использования знака в доменных именах.
 
Ответчик пытался доказати факт использования торговой марки на территории Украины наличием зарегистрированного доменного имени autogrill.com, на что в своем Постановлении Киевский Апелляционный Хозяйственный Суд ответил «использования знака в составе доменного имени можно было считать его использованием именно на территории Украины, адрес веб-сайта должна содержать доменное имя на территории адресного пространства украинского сегмента сети Интернет, а именно в составе доменного имени должно быть указано "UA". Только факт регистрации доменного имени www.autogrill.com в зоне "com" не говорит о принадлежности указанного доменного имени в украинской контента. Использование оспариваемого знака в сети Интернет для Украины может быть признано только в случае регистрации сайта, воспроизводит товарную марку, в домене "UA", однако таких доказательств суду не предоставлено». 

Более интересным с практической точки зрения является Постановление ВХСУ № 39/202 01.07.2008 г. по этому же делу, в котором установлено: «….ссылки на регистрацию ним доменного имени www.autogrill.com и размещения спорных обозначений на страницах веб-сайтов (как в зоне "com", так и даже в домене "ua", если бы такое имело место) не может быть основанием для удовлетворение требований кассационной жалобы через установленный предыдущими судебными инстанциями факт отсутствия на рынке (территории) Украины соответствующих товаров и услуг Autogrill SPA, что исключает возможность возникновения в Украине у потребителей ассоциации спорных торговых марок с товарами и услугами этого ответчика….»

Понятие сроков в делах о досрочном прекращении  правовой охраны знака для товаров и услуг


Одним из важнейших положений рассматриваемой ч. 4 ст. 18 Закона, является определение сроков, по истечение которого любое лицо может требовать досрочного прекращения действия свидетельства на знак.
 
Законодатель установил такие сроки: в течение трех лет от даты публикации сведений о выдаче свидетельства или от другой даты после этой публикации, любое лицо имеет право обратиться в суд с заявлением о досрочном прекращении действия свидетельства полностью или частично. Таким образом, для прекращения действия свидетельства знак должен не использоваться три года, при чем не только от даты публикации, но и от любой другой даты после публикации знака.

В Письме ВХСУ N 01-8/735 от 23.12.2008 указано: «В рассмотрении дел о досрочном прекращении действия свидетельства Украины на знак для товаров и услуг в связи с неиспользованием зарегистрированной торговой марки более трех лет хозяйственным судам следует учитывать, что доказательства, которые могут подтвердить использование знака для товаров и услуг, должны быть ограничены трехлетним сроком до даты обращения истца в суд».

Проблемы определения уважительных причин неиспользования знака

Благодаря  абз. 2 ч. 4 ст. 18 Закона у каждого, кто не использовал знак на протяжении достаточного срока для прекращения действия свидетельства, есть шанс «спасти» регистрацию своей торговой марки, доказав, что имели место уважительные причины неиспользования знака.
 
В вышеуказанной части статьи обозначено, что действие свидетельства может быть прекращено полностью либо частично только при условии, если владелец свидетельства не укажет уважительные причины его неиспользования.
 
Согласно нашему законодательству, уважительными причинами считаются:

обстоятельства, которые препятствуют использованию знака независимо от воли собственника свидетельства, такие как ограничение импорта или иные требования к товарам и услугам, установленные законодательством;
возможность введения в заблуждения относительно лица, которое производит товары или предоставляет услуги, во время использования знака лицом, которое обратилось в суд, или иным лицом относительно товаров и услуг, в отношении которых выдвинуто требование о прекращении действия свидетельства.

В Письме ВХСУ № 01-8/1234 от 13.07.2005 г. и №  01-8/24 от 22.01.2007 г. обозначаются важные моменты, которые необходимо учесть при доказывании неиспользования знака в связи с имеющимися уважительными на то причинами: 

1) такие причины должны являться объективно непреодолимыми обстоятельствами, которые усложняют или делают невозможным использование знака;
2) владелец знака должен доказать, что предпринял конкретные действия по устранению причин, которые препятствовали использовать знак.
3) действующим законодательством Украины предусмотрена возможность одновременной реализации исключительных имущественных прав собственника на знак и осуществления другим лицом права предварительного пользования данным знаком, а поэтому последнее не может считаться объективной причиной неиспользования собственником свидетельства такого знака.

Также суды не принимают во внимание в качестве доказательной базы уважительных причин неиспользования знака, письма-отказы  от предложения по реализации продукции, маркированной знаком.
 
Так, Хозяйственный суд г. Киев с своем решении по делу N 20/146 29.09.2009 о прекращении действия свидетельтсва на торговую марку  "Морской бриз / Seа Breеze" , постановил: «Суд также не соглашается с тем, что письма трех частных предпринимателей Ф. О., Ш. Д.А. и М. И. от 15.04.2008 г.., 10.06.2008 г.., 03.09.2008 г.. соответственно, об отказе от предложения по реализации косметической продукции под торговой маркой "Морской бриз / Seа Breеze" объективно препятствовали ответчику-1 использовать данную торговую марку, поскольку ответчик-1 не был лишен права самостоятельно реализовывать указанную продукцию на всей территории Украины или реализовывать ее через другие торговые сети".

Судебная практика показывает, что причины неиспользования должны быть объективными и касаться неиспользования знака в течение установленного срока (а именно три года от даты публикации либо другой даты после публикации). Требования к «уважительным причинам» достаточно тяжело соблюсти, поэтому, зачастую, не стоит полагаться на это норму закона при защите знака.

В заключение стоит напомнить о важном изменении, которое должно произойти в связи с ратификацией Соглашения об ассоциации Украины и Европейского Союза. Так, согласно ст. 197 Соглашения, срок, необходимый для начала процедуры досрочного прекращения свидетельства на знак для товаров и услуг увеличится с 3 до 5 лет, что в свою очередь ограничит возможность досрочного прекращения прав на ТМ. Будем рады ответить на Ваши уточняющие вопросы!