• (044) 222-88-32
  • (097) 785-36-96
Факты об ИС
Успешные рекламные кампании популярных ТМ
Полезное
  • Предварительный поиск на тождество и сходство торговой марки проводится по специальным закрытым базам данных Укрпатента
  • Регистрация торговой марки в Украине и регистрация торговой марки за рубежом - отдельные процедуры
  • Имущественные права на торговую марку действуют в течение 10 лет. Данный срок может быть продлен каждый раз на 10 лет.
  • Объем правовой охраны торговой марки определяется указанными в свидетельстве изображением и перечнем классов

Особенности права преждепользования торговыми марками в Украине

Автор: Автор: Лугина Елена, юрист патентно-юридического Агентства «ГОЛДМАРК»

Практика украинского законодательства в сфере интеллектуальной собственности не стоит на месте, а активно развивается вместе со стремительной эволюцией украинских рыночных отношений.  Поэтому вопрос  защиты прав интеллектуальной собственности, в особенности  на торговые марки (знаки для товаров и услуг), как никогда актуален.

В целом, вопрос защиты прав владельца свидетельства Украины на знак для товаров и услуг не стоит так остро, как вопрос защиты прав на незарегистрированную торговую марку, так как законодательством довольно четко прописаны права собственника свидетельства, а также механизмы защиты его прав на знак для товаров и услуг.

Поскольку на законодательном уровне не закреплена обязательная регистрация торговой марки, существуют механизмы защиты  прав субъектов, добросовестно использующих свою, пусть и не зарегистрированную торговую марку

В этой статье мы поговорим о способе, позволяющем правомерно использовать торговую марку, не нарушая при этом права владельца соответствующего свидетельства, а именно о признании права преждепользования торговой маркой.

Правовой базис для признания права преждепользования торговой маркой заложен в ст. 500 Гражданского Кодекса Украины: «Любое лицо, которое до даты подачи заявки на регистрацию торговой марки или, если был заявлен приоритет, до даты приоритета заявки, в интересах своей деятельности добросовестно использовало торговую марку в Украине или осуществило значительную и серьезную подготовку для такого использования, имеет право на бесплатное продолжение такого использования или использования, которое предусматривалось данной подготовкой», а также  в п. 6 ст. 16 действующего Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» (далее – Закон) также говорится о том, что исключительное право собственника свидетельства запрещать другим лицам использовать без его согласия зарегистрированный знак не распространяется, в частности, на осуществление такого права, которое возникло до даты подачи заявки или, если был заявлен приоритет, до даты приоритета заявки.

Данные нормы закона говорят о том, что любое лицо, добросовестно использовавшее в своих интересах торговую марку (или обозначение, схожее с зарегистрированной торговой маркой) способом, который  соответствует классу МКТУ, для которого зарегистрирован знак, до даты подачи соответствующей заявки, имеет право на бесплатное продолжение такого использования тем же способом. Эти правила распространяются и на значительную и серьезную подготовку к использованию торговой марки.

На первый взгляд, нормы закрепляющие права предыдущего пользователя на торговую марку прописаны дольно четко, что не должно вызывать проблемы с доказыванием соответствующих прав, но на деле это может вызвать некоторые трудности.  Поэтому во избежание распространенных ошибок при доказывании права преждепользования, в данной статье мы остановимся на некоторых особенностях судебной практики по установлению вышеописанного права в Украине, основанных на изучении судебных решений.

Итак, целесообразно выделить следующие тенденции:

1. Абсолютным лидером в спорах относительно  права преждепользования торговой маркой является процесс доказывания соответствующего права путем поиска и предоставления надлежащих доказательств добросовестного  использования (или же осуществления значительной подготовки к использованию) обозначения в своих интересах.

Термин «использование» торговой марки закреплен в ч. 4 ст. 16 Закона: «Знак считается использованным, если он применен в форме зарегистрированного знака или в форме, отличающейся от зарегистрированного знака лишь отдельными элементами, если это не изменяет отличительности знака в целом.

Способы использования товарных знаков также достаточно вариативны, Законом предусмотрено:

• нанесение знака на какой-либо товар, для которого знак зарегистрирован, упаковку, в которой содержится товар, вывеску, связанную с ним, этикетку, нашивку, бирку или иной прикрепленный к товару предмет;
• применение знака во время предложения и оказания какой-либо услуги, для которой знак зарегистрирован;
• применение знака в деловой документации или рекламе и сети Интернет.  

Следовательно, для доказывания наличия у субъекта права преждепользования торговой маркой он должен доказать не только факт использования знака вышеуказанными способами, но и то, что указанный знак был использован им в том же классе МКТУ, что и знак, охраняемый зарегистрированным на другого субъекта свидетельством.

Термин «значительная и серьезная подготовка к использованию знака» в законодательстве не определен. Исходя из судебной практики,  данный вопрос не требует специальных знаний и является вопросом права, а не вопросом факта (обзорное письмо ВХСУ от 17.04.2006 № 01-8/847). То есть, значительная и серьезная подготовка к использованию торговой марки доказывается в общем порядке. Этот момент оценивается судом на основании исследования представленных сторонами доказательств.

При подготовке доказательств добросовестного  использования торговой марки (или же осуществления значительной подготовки к ее использованию) необходимо учесть следующие моменты, устоявшиеся в судебной практике:

-  прилагая к материалам дела распечатки из сети Интернет необходимо заранее побеспокоиться об их правовй природе (допустимости), так как не могут считаться надлежащими и допустимыми доказательствами просто распечатки из сети Интернет в связи с тем, что они не дают возможности определить, когда соответствующая информация размещалась в Интернете, а также источик данной информации (Постановление  № 15/396-20/355 от 25.01.2012, Киевский Апелляционный Хозяйственный суд );

- сама по себе регистрация доменного имени не может считаться использованием торговой марки в понимании ст. 16  Закона. (решение № 20/296 от 04.10.2011 р., Хозяйственный суд г. Киева);

- очень важно помнить о том, что доказательства должны быть непосредственно связаны с тем классом МКТУ, по которому зарегистрированная торговая марка получила правовую охрану;

- если говорить в целом, то доказательная база права преждепользования может быть самой разнообразной, и в зависимости от сферы использования знака будет приобретать свои индивидуальные черты.

2. Существуют судебные прецеденты, при которых право преждепользования торговой марки  было признано,  когда  знак был использован менее одного месяца до даты подачи зарегистрированного знака.

3. Право преждепользования возникает не только в случае использования торговой марки, которая является тождественной с зарегистрированной торговой маркой, но и в случае использования торговой марки, которая схожа с зарегистрированной торговой маркой (обзорное письмо ВХСУ от 13.07.2005 г. N 01 - 8/1234).

4. В подавляющем большинстве судебных прецедентов механизм признания права преждепользования торговой маркой используется ответчиками в качестве эдакого щита против требований о запрете использования торговой марки и/или взыскания компенсации за неправомерное использование знака.

Какие же преимущества  дает право преждепользования торговой маркой?

Прежде всего, его обладатель имеет право на безвозмездное продолжение использования торговой марки или использование, которое предполагалось осуществленной  подготовкой. Любые претензии со стороны владельца зарегистрированной торговой марки могут быть отклонены со ссылкой на существование права преждепользования.

Однако обладатель права преждепользования торговой маркой лишен возможности  запретить ее использование другим лицам и предоставлять или передавать другим лицам права на такую торговую марку (исключением является лишь возможность передачи права на обозначение, вместе с предприятием или деловой практикой, в которой была использована незарегистрированная торговая марка).

Также, владелец права  преждепользования торговой маркой, не имеет право запрещать другим субъектам использовать торговую марку или требовать компенсацию за неправомерное использование знака.

Главным образом, право преждепользования торговой маркой устанавливает определенные ограничения прав владельца свидетельства на торговую марку, а именно лишает его возможности предъявления имущественных или неимущественных требований к особе, владеющей правом преждепользования. Но в тоже время, право преждепользования торговой маркой не отменяет действия свидетельства на торговую марку и не возлагает на его собственника каких-либо других ограничений, кроме вышеуказанных.

Исходя из проделанного анализа судебной практики Украины, в отношении признания права преждепользования, можно утверждать, что она имеет общие тенденции, которые очень полезно учитывать при разрешении той или иной правовой ситуации, связанной с правом преждепользования торговыми марками.

Специалисты нашего Агентства всегда рады ответить на Ваши дополнительные вопросы!