• (044) 222-88-32
  • (097) 785-36-96
Факти про ІВ
Успешные рекламные кампании популярных ТМ
Корисне
  • Регистрация торговой марки в Украине и регистрация торговой марки за рубежом - отдельные процедуры
  • Торговой маркой могут быть, в частности, слово (слова), изобразительные элементы (рисунки), комбинации слов и рисунков
  • Предварительный поиск на тождество и сходство торговой марки проводится по специальным закрытым базам данных Укрпатента
  • Для начала работы по регистрации торговой марки Вам необходимо заполнить анкету и доверенность, бланки которых мы

Особливості укладення ліцензійного договору

Автор: Автор: Ирина Захарчук, юрист патентно-юридического Агентства «ГОЛДМАРК»

Важливе місце серед договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності займає ліцензійний договір. Основна юридична мета цього договору полягає у наданні дозволу (видачі ліцензії) на використання певного об’єкта права інтелектуальної власності. Предметом ліцензійного договору є ліцензія (дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності), а об'єктом - винахід, корисна модель, промисловий зразок, торговельна марка, компонування інтегральної мікросхеми, сорт рослин, порода тварин, твір науки, літератури чи мистецтва, комп'ютерна програма, база даних чи об'єкт суміжних прав. Сторонами ліцензійного договору є ліцензіар і ліцензіат, якими можуть бути як фізичні, так і юридичні особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 1109 ЦК ліцензійний договір визначається як «договір, за яким одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог законодавства». Тобто, на відміну від договору передачі прав, власник об’єкта права інтелектуальної власності залишається незмінним, йому належать немайнові права на даний об’єкт, а до ліцензіата переходить лише право розпоряджатися майновими правами щодо предмету договору в обсязі, передбаченому договором.

Як і будь-який цивільно-правовий договір, ліцензійний договір має відповідати вимогам закону і містити всі необхідні умови та реквізити, без яких договір недійсний. Ліцензійний договір має бути укладений у письмовій формі, якщо інше не передбачено погодженням сторін. Проте письмова форма не є обов'язковою для авторських ліцензійних договорів про опублікування твору в періодичних виданнях та енциклопедичних словниках.

Зміни до ліцензійного договору також мають вноситись в письмовій формі. Так, в предмет спору, викладеного в Постанові Вищого господарського суду України від 15.01.2013 № 5011-72/11574-2012 лягла вимога про визнання дійсним ліцензійного договору. Виходячи з постанови, ліцензіат звернувся до суду з позовом до ліцензіара щодо визнання ліцензійного договору дійсним в частині передання авторських прав на музичний твір. Позов мотивовано тим, що перелік об’єктів авторського права, майнові права на які передавалися за ліцензійним договором, постійно доповнювався шляхом листування за допомогою електронної пошти.

Щодо одного з таких доповнень до договору ліцензіар направив ліцензіату електронного листа про передачу останньому авторських прав на твір (іншого оформлення доповнень не було). При цьому ліцензіат зазначив, що виконання сторонами ліцензійного договору у спірній частині підтверджується підписаними власником ліцензії звітними відомостями, і прийняттям оплати за використання цього твору. Ліцензіат, з урахуванням того, що сторони домовилися щодо усіх умов доповнення до договору, і того, що сталося часткове виконання договору, зажадав визнати додаток до ліцензійної угоди дійсним.

Суд першої інстанції відмовив у задоволенні вимог, обґрунтувавши відмову тим, що всі зміни в ліцензійну угоду вносяться тільки у письмовій формі за підписом уповноважених представників сторін. Суд апеляційної інстанції, вимоги ліцензіата, навпаки, задовольнив. Вищий господарський суд України, переглянувши спір, підтримав суд першої інстанції.

Вищий господарський суд України звернув увагу, що відносини сторін у даному спорі регулюються спеціальним законом, зокрема Законом України «Про авторське право і суміжні права» відповідно до статті 33 якого договори про передачу прав на використання творів укладаються у письмовій формі.

Крім того, статтею 188 ГК України передбачено, що сторона договору, яка вважає за необхідне змінити або розірвати договір, повинна надіслати пропозицію про це другій стороні, а сторона договору, яка одержала пропозицію про зміну, у двадцятиденний строк після одержання пропозиції повідомляє другій стороні про результати її розгляду. У разі якщо сторони не досягли згоди щодо зміни договору або у разі неодержання відповіді у встановлений строк з урахуванням часу поштового обігу, заінтересована сторона має право передати спір на вирішення суду.

Отже, відповідно до норм чинного законодавства ліцензійний договір та зміни  до нього необхідно здійснювати тільки у письмовій формі.

Ліцензійний договір і всі додатки до нього правомочні лише в тому випадку, якщо зроблені в письмовій формі та підписані уповноваженими представниками сторін. Отже, передача авторських прав за допомогою електронних засобів зв’язку не може бути визнана дійсною.

Загальні вимоги до змісту та істотних умов ліцензійного договору закріплені ст. ст. 1109 - 1111 ЦК України, за якими істотними умовами ліцензійного договору слід вважати:
1) вид ліцензії;
2) сфера використання об’єкта права інтелектуальної власності (конкретні права, що надаються за договором, способи використання зазначеного об’єкта, територія та строк, на які надаються права, тощо);
3) розмір, порядок і строки оплати за використання об’єкта права інтелектуальної власності;
4) інші умови, які сторони вважають за доцільне включити в договір.

У договорі має бути зазначено вид ліцензії на використання результату інтелектуальної, творчої діяльності (виключна, невиключна або одинична ліцензії). Проте, якщо сторони не погодять дану умову, застосовується презумпція надання ліцензіаром прав на використання об'єкту на підставі невиключної ліцензії, тобто дозволу, що не виключає можливості використання ліцензіаром об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, та видачі ним іншим особам ліцензій на використання цього об'єкта у зазначеній сфері.

Перелік прав та способів використання об'єкта інтелектуальної власності має бути чітко вказаний у ліцензійному договорі. За відсутності такої вказівки, вважається, що майнові права на використання та способи використання об'єкта, вважаються такими, що не надані ліцензіату. Тобто, лише безпосередньо зазначені у тексті договору права та способи використання об'єкта інтелектуальної власності надаються ліцензіату.

Враховуючи, що для режиму охорони прав інтелектуальної власності характерна територіальна та часова обмеженість, то у ліцензійному договорі має бути визначено територію та строк дії майнових прав. У разі відсутності в ліцензійному договорі умови про територію, на яку поширюються надані права, дія ліцензії поширюється на територію України.

Якщо ж територія дії в договорі передбачена, то протиправним є, наприклад,  використання об’єкта права інтелектуальної власності щодо якого укладено ліцензійний договір за межами визначеної в договорі території. Так, ліцензійним договором № 16-01/09/2013 було передбачено майнове право (невиключну ліцензію) на публічне виконання музичних творів, що входять до каталогу «ІНФОРМАЦІЯ_1» на території закладів (магазинів), перелік яких наведено в додатку №1.

Фіксація використання музичних творів у магазині, якого не було в переліку торгових точок, де було дозволено використання даних творів, стала підставою подання позову проти ліцензіата про стягнення компенсації за порушення виключних майнових авторських прав, який було задоволено судом першої інстанції.

Проте Київський апеляційний суд міста Києва скасував дане рішення постановою від 02 липня 2014 року на тій підставі, що позивачем не було надано докази щодо місцезнаходження магазину, дати і часу відео зйомки, об’єкту зйомки, джерела звуку, тобто використання музичного твору саме у тому магазині, що не включений до переліку  Додатку 1. А отже, позивачем не було доведено ті обставини, на які він посилався як на підставу своїх вимог. Адже, відповідно до статті 33 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Така умова, як встановлення розміру плати за використання об'єкта інтелектуальної власності на підставі ліцензійного договору встановлюється за вибором сторін в одній із трьох форм.

По-перше, у вигляді фіксованої суми, що виплачується ліцензіатом по закінченню відповідного календарного періоду - паушальний платіж.

По-друге, у вигляді періодичних платежів, розмір яких визначається, як правило, у відсотковому відношенню до прибутку ліцензіата, пов'язаного з використанням об'єкту промислової власності.

По-третє, як комбінація першого та другого видів платежів. При цьому, якщо в ліцензійному договорі про видання або інше відтворення твору винагорода визначається у вигляді фіксованої грошової суми, то в договорі має бути встановлений максимальний тираж твору. Якщо ж розмір, порядок і строк здійснення оплати чітко не встановлені в договорі, то застосовуються загальні вимоги Цивільного кодексу. 

Так в  справі №10/177-09-4777 ліцензіат просив суд відмовити в задоволенні позову ліцензіара про стягнення з ліцензіата винагороди за ліцензійним договором, з посиланням при цьому на те, що в договорі не встановлено конкретного строку виконання відповідачем свого зобов’язання щодо оплати винагороди позивачу, як на одну з підстав визнання договору недійсним.  Проте суд не задовольнив дане прохання, керуючись при цьому ч. 2 ст.530 ЦК України, в якій передбачено, що якщо строк (термін) виконання боржником обов’язку не встановлений або визначений моментом пред’явлення вимоги, кредитор має право вимагати його виконання у будь-який час. Боржник повинен виконати такий обов’язок у семиденний строк від дня пред’явлення вимоги, якщо обов’язок негайного виконання не випливає із договору або актів цивільного законодавства.

А за договором ліцензіат повинен був перерахувати суму роялі (винагороди за використання об’єкта інтелектуальної власності) після поставки ліцензіаром продукції, передача якої передбачена договором. Так як поставка продукції відбулась, вимогу про виконання зобов’язання було надіслано, а оплату не було здійснено, Господарський суд Одеської області задовольнив позов ліцензіара про стягнення винагороди за ліцензійним  договором.

Ліцензійний договір у випадках, передбачених законом, може передбачати укладання субліцензійного договору, за яким ліцензіат надає іншій особі (субліцензіату) субліцензію на використання об'єкта права інтелектуальної власності. У цьому разі відповідальність перед ліцензіаром за дії субліцензіата несе ліцензіат, якщо інше не встановлено ліцензійним договором.

Слід враховувати, що субліцензійний договір може укладатись лише у випадку безпосереднього зазначення про таке право ліцензіата у тексті ліцензійного договору. При цьому, п.5.6. Постанови Пленуму Вищого господарського суду України №12 від 17.10.2014 р.  «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із захистом прав інтелектуальної власності» уточнено, що у випадку укладення субліцензійного договору ліцензіар вправі обмежити свою згоду на використання об'єкта інтелектуальної власності вказівкою про конкретних субліцензіатів або про укладення конкретного субліцензійного договору, а також про можливість укладення субліцензійних договорів на використання об'єкта інтелектуальної власності лише у певний спосіб.

Отже, укладаючи ліцензійні договори важливо досягти згоди з усіх істотних умов, щоб при виконанні договору не  виникало сюрпризів в частині виконання зобов’язання іншою стороною. Буду рада надати більш детальні консультації по даному питанню. © Юрист Агентства ГОЛДМАРК Ірина Захарчук.

і.