• (097) 404-25-24
  • Viber, Telegram
Факти про ІВ
Успішні рекламні кампанії популярних ТМ
Корисне
  • Шляхи реєстрації торговельної марки за кордоном: реєстрація безпосередньо у потрібній країні або з допомогою Мадридської системи
  • Майнові права на торговельну марку діють протягом 10 років. Даний строк може бути продовженим кожен раз на 10 років
  • Реєстрація домену .UA можливо здійснити тільки після закінчення процедури реєстрації торговельної марки
  • Вартість реєстрації торговельної марки для одного класу протягом 18-20 міс. складає 7749 грн., включаючи офіційний пошук

Договір франчайзингу: що нового станом на квітень 2015?

Автор: Автор: Трембовецька Тетяна, директор патентно-юридичного Агентства «ГОЛДМАРК», патентний повірений

Перш за все слід відмітити, що чинним законодавством України не передбачені такі поняття як «франчайзинг», «договір франчайзингу» абощо. Разом з тим, в Україні франчайзинг розвивається, зокрема, завдяки і іноземним компаніям, які віддають перевагу саме терміну «франчайзинг». Натомість у законодавстві України існує «договір комерційної концесії». У цілому це ідентичні поняття, а тому будемо вважати договір комерційної концесії та договір франчайзингу як родові поняття.

Потрібно також звернути увагу, що поки судова практика українських судів розвивається таким чином, що навіть якщо договір носить назву «договір франчайзингу», а не «комерційна концесія», то це не буде вважатись помилкою або нести певні негативні правові наслідки. Так, у Постанові Київського апеляційного господарського суду від 14.10.2013 по справі № 910/12804/13 зазначено наступне: «Оскільки терміну "франчайзинг" чинне законодавство України не містить, це поняття в українському законодавстві замінено договором комерційної концесії, згідно з яким одна сторона (правоволоділець) зобов'язується надати другій стороні (користувачеві) за плату право користування відповідно до її вимог комплексом належних цій стороні прав з метою виготовлення та (або) продажу певного виду товару та (або) надання послуг. (ст. 1115 Цивільного кодексу України)".

Правові питання договору комерційної концесії урегульовані главою 76 Цивільного кодексу України (ЦК), а також главою 36 Господарського кодексу України (ГК). Треба зазначити, що норми обох кодексів в основному дублюють одна одну. Більш повно дане подання все ж розкрито у ЦК, а тому в даній статті ми будемо спиратись переважно на норми ЦК.

Отже, згідно ст. 1115 чинного ЦК за договором комерційної концесії одна сторона (правоволоділець) зобов'язується надати другій стороні (користувачеві) за плату право користування відповідно до її вимог комплексом належних цій стороні прав з метою виготовлення та (або) продажу певного виду товару та (або) надання послуг.

Предметом договору комерційної концесії є право на використання об'єктів права інтелектуальної власності (торговельних марок, промислових зразків, винаходів, творів, комерційних таємниць тощо), комерційного досвіду та ділової репутації (ч. 1 ст. 1116 ЦК).

Сторонами в договорі комерційної концесії можуть бути фізична та юридична особи, які є суб'єктами підприємницької діяльності (ст. 1117 ЦК). Тобто сторони мають бути наділені спеціальним статусом. Як визначено у понятті договору комерційної концесії, сторонами договору є «правоволоділець» та «користувач». У договорі франчайзингу сторонами прийняти назвати «франчайзі» (правоволоділець) та франчайзер (користувач).

На практиці дуже часто термін «франчайзинг (комерційна концесія)» використовується лише для визначення певних правовідносин у сфері ліцензування (отримання дозволів на ведення тих чи інших видів підприємницької діяльності тощо) або ж франчайзингом вважають звичайні дилерські продажі автомобілів, програмного забезпечення тощо.

Насправді ж поняття «франчайзингу (комерційної концесії)» набагато ширше. А саме, як ми з’ясували вище, предметом договору комерційної концесії є надання права на використання:

1) об’єктів інтелектуальної власності (торговельних марок, промислових зразків, винаходів, корисних моделей, творів тощо);
2) комерційного досвіду;
3) ділової репутації.

Причому у використання передається не лише окремо, скажімо, комерційний досвід або об’єкти інтелектуальної власності, а всі вищезазначені пункти в комплексі. Іншими словами, особа, яка потенційно може бути франчайзером, повинна спочатку розробити, випробувати та застосувати певний спосіб (метод) ведення бізнесу, який повинен стати успішним та асоціюватись у користувачів із певною торговельною маркою.

Незважаючи на те, що по договору франчайзингу передається цілий комплекс прав, основним предметом даного договору можна все ж назвати передання права на використання об’єктів інтелектуальної власності. Дійсно, із трьох зазначених складових комерційний досвід та ділову репутацію в прямому сенсі слова передати неможливо. Так, комерційний досвід у відносинах франчайзингу передається шляхом проведення навчання франчайзером франчайзі методам та способам ведення підприємницької діяльності у тій чи іншій сфері. У свою чергу ділова репутація переважно нерозривно пов’язана із торговельною маркою.

Отже, яким чином потрібно виявити та захистити об’єкти інтелектуальної власності для відображення їх у договорі франчайзингу? Франчайзер набуває певні об’єкти інтелектуальної власності наступним чином: 1) зароджується певна ідея для бізнесу; 2) створюється підприємство; 3) починається підприємницька діяльність; 4) в процесі такої діяльності у підприємства з’являються певні об’єкти інтелектуальної власності.

Такими об’єктами інтелектуальної власності у франчайзинговій мережі, зокрема, можуть бути:

1) торговельна марка: будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів (ст. 492 ЦК);

2) промисловий зразок: форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, що визначають зовнішній вигляд промислового виробу (ч. 2 ст. 461 ЦК);

3) винахід, корисна модель: продукт (пристрій, речовина тощо) або процес у будь-якій сфері технології (ч. 2 ст. 459 ЦК);

4) твори у сфері науки, літератури, мистецтва (зокрема, комп’ютерні програми). Твори є об'єктами авторського права без виконання будь-яких формальностей щодо них та незалежно від їх завершеності, призначення, цінності тощо, а також способу чи форми їх вираження. Важливо пам’ятати, що авторське право не поширюється на ідеї, процеси, методи діяльності або математичні концепції як такі (ч.ч. 2,3 ст. 433 ЦК);

5) ноу-хау (комерційна таємниця): інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв'язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію. Комерційною таємницею можуть бути відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, за винятком тих, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці (ст. 505 ЦК). Як правило, у франчайзинговій мережі ноу-хау (комерційною таємницею) можуть бути технологічні секрети (рецепти), критерії вибору найкращої основної сировини тощо. Не вважаються такими, зокрема, дані про собівартість виробничих товарів, дані про платоспроможність підприємства, типові умови торговельних угод тощо.

Згідно ст. 432 ЦК будь-яка особа має звернутись до суду із захистом свого права інтелектуальної власності. Зокрема, цивільно-правові способи захисту цивільних прав на інтересів передбачені ст. 16 ЦК. Якщо такі об’єкти інтелектуальної власності не зареєстровані, то сторонам договору франчайзингу буде дуже складно захистити права на них. Слід відмітити, що твори як об’єкти авторського права не підлягають обов’язковій державній реєстрації. Також, звісно, не передбачена процедура державної реєстрації і для ноу-хау (комерційної таємниці).

Також окремо хотілося б звернути увагу на такий об’єкт інтелектуальної власності як комерційне (фірмове) найменування. Так, згідно ст. 489 ЦК, правова охорона надається комерційному найменуванню, якщо воно дає можливість вирізнити одну особу з-поміж інших та не вводить в оману споживачів щодо справжньої її діяльності. Право інтелектуальної власності на комерційне найменування є чинним з моменту першого використання цього найменування та охороняється без обов'язкового подання заявки на нього чи його реєстрації і незалежно від того, є чи не є комерційне найменування частиною торговельної марки. Важливий момент: згідно ч. 2 ст. 490 ЦК майнові права інтелектуальної власності на комерційне найменування передаються іншій особі лише разом з цілісним майновим комплексом особи, якій ці права належать, або його відповідною частиною.

Таким чином, оскільки по договору франчайзингу франчайзер не передає (не відчужує) франчайзі майнові права інтелектуальної власності, а лише надає у тимчасове використання на певних умовах, то можна зробити висновок, що діюче законодавство не надає можливості передавати у використання комерційне (фірмове) найменування. Виходом із цього може слугувати реєстрація комерційного (фірмового) найменування у якості торговельної марки.

Що стосується грошової винагороди франчайзера, яку він отримує по договору франчайзингу, то її можна поділити на наступні види платежів:

1) вступний;
2) роялті: тільки за використання об’єктів інтелектуальної власності;
3) за послуги, які надаються франчайзером (послуги навчання і т.п.);
4) за надання в оренду інвентарю та обладнання;
5) за рекламу тощо.

Окремо слід упинитись на формі договору комерційної концесії (франчайзингу). До набрання чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)» від 12 лютого 2015 року № 191-VIII (публікація у офіційному виданні «Урядовий кур'єр» відбулась 15.04.2015 — № 68), зокрема, ст. 1118 ЦК була викладена у наступній редакції: «Договір комерційної концесії підлягає державній реєстрації органом, який здійснив державну реєстрацію правоволодільця. Якщо правоволоділець зареєстрований в іноземній державі, реєстрація договору комерційної концесії здійснюється органом, який здійснив державну реєстрацію користувача. У відносинах з третіми особами сторони договору комерційної концесії мають право посилатися на договір комерційної концесії лише з моменту його державної реєстрації».

Проблема полягала у тому, що така норма, яка, власне, була відображена і у ГК, мала суто декларативний характер, оскільки були відсутні реальні механізми її виконання. Перш за все це було пов’язано із тим, що до повноважень державного реєстратора не будо віднесено здійснення реєстрації таких договорів. У пошуку виходу із правового глухого кута підприємці вдавались до різних способів вирішення ситуації, так чи інакше все одно маючи проблеми, зокрема, із податковою службою. Це у свою чергу формувало і непослідовну судову практику розв’язання спірних питань між сторонами та третіми особами.

Так, на сьогоднішній день вищезгаданим законом були внесені відповідні зміни до норм ЦК та ГК, згідно яких договір комерційної концесії має бути укладений у письмовій формі. Згадок про обов’язкову державну реєстрацію дані норми, на щастя, вже не містять. Такий крок можна однозначно розцінити як позитивний, який полегшить ведення діяльності сторонам договору та буде сприяти розвитку існуючих та появі нових франчайзингових мереж в Україні.

Будемо раді відповісти на Ваші додаткові запитання!