IP-Публікації

Досить часто у наших клієнтів виникає питання: чи доцільно здійснювати реєстрацію торговельної марки одночасно на кількох мовах. Найчастіше мова йде про український, російський та англійський варіанти написання торговельної марки.

Cправа у тому, що відповідно Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»: «Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака».

Першим етапом на шляху реєстрації торговельної марки є проведення пошуку на тотожність і схожість з метою визначити, чи є в наявності раніше зареєстровані або подані на реєстрацію схожі до ступеня змішування знаки. 

У зв’язку з тим, що у вільному доступі Укрпатенту знаходиться лише частина інформації щодо поданих на реєстрацію заявок на торговельні марки, тому пошук, проведений по цим базам, не може бути повним.

Будь-яке посягання на права власника свідоцтва на торговельну марку вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Власник зареєстрованої ТМ може захищати свої права в досудовому, адміністративному та судовому порядку.

Досить часто при реєстрації торговельної марки в Україні власники торговельних марок бажають отримати домен в зоні .UA. Інколи це навіть буває причиною реєстрації торговельної марки, адже згідно Правил доменного імені .UA такі доменні імена можливо отримати лише при наявності зареєстрованої торговельної марки.

При цьому слід звернути увагу на той момент, що просто подати на реєстрацію торговельну марку недостатньо, адже процедура має бути повністю завершена. Це пов’язано з тим, що реєстрація такого домену прив’язана до певного номера свідоцтва зареєстрованої торговельної марки.

За загальним правилом використовувати торговельну марку має можливість особа, якій належать виключні права, набуті внаслідок національної або міжнародної реєстрації торговельної марки.

Проте існує правова конструкція, що допускає врахування інтересів осіб, які при використанні позначення не володіють виключними правами. Мова йде про право попереднього користувача.

Строк дії свідоцтва на торговельну марку становить 10 років (відліковується від дати подання заявки), після чого у власника є можливість продовжувати свою торговельну марку ще на 10 років необмежену кількість разів.

Проте в силу різних обставин Свідоцтво може бути не продовжено. То чи може в такому випадку інша особа зареєструвати такий же Знак на своє ім’я відразу після закінчення дії свідоцтва?

Відповідь на дане питання можна знайти в ст. 22. ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», де вказано, що ніхто інший, крім колишнього власника свідоцтва, не має права на повторну реєстрацію знака протягом трьох років після припинення дії свідоцтва.

Пріоритет заявки – першість у поданні заявки на об’єкти інтелектуальної власності. Дата пріоритету - це дата подання заявки на торговельну марку до Установи чи до відповідного органу держави-учасниці Паризької конвенції про охорону промислової власності, за якою заявлено пріоритет. Саме від дати пріоритету захищаються права на торговельну марку.

Заявник має право на пріоритет попередньої заявки на таку ж торговельну марку протягом шести місяців від дати подання попередньої заявки до Установи (Укрпатенту мається на увазі) чи до відповідного органу держави - учасниці Паризької конвенції про охорону промислової власності, якщо на попередню заявку вже не було раніше заявлено пріоритет.

Реєстрація торговельної марки є доволі тривалим процесом – станом на березень 2020 р. реєстрація торговельної марки в Україні по стандартному строку триває близько 22-24 міс. (або 7,5-8 міс. по прискореній процедурі). Протягом всього цього часу заявка проходить кілька етапів.

 Так, розпочинається процедура реєстрації торговельної марки для товарів та послуг з подання заявки на торговельну марку до Укрпатенту. Після отриманням Укрпатентом документів на реєстрацію встановлюється дата подання заявки та розпочинається експертиза заявки, що складається з двох етапів: формальної та кваціфікаційної експертизи.

Продовжимо розглядати права, що випливають із свідоцтва на торговельну марку (ст. 16 чинного Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», перша частина – у попередній нашій статті):

7. Власник свідоцтва може передавати будь-якій особі право власності на знак повністю або відносно частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг, на підставі договору.

Так, розглянемо права, що випливають із свідоцтва на торговельну марку (ст. 16 чинного Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», продовження – у наступній нашій статті):

1. Права, що випливають із свідоцтва, діють від дати подання заявки. Строк дії свідоцтва продовжується за умови сплати відповідного збору.