МЕЖДУНАРОДНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ПО МАДРИДСКОЙ СИСТЕМЕ
Созданная в 1891 г. Мадридская система международной регистрации знаков (Мадридская система) функционирует в соответствии с Мадридским соглашением о международной регистрации знаков (Мадридское соглашение) от 1891 г. и Протоколом к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков (Мадридский протокол) от 1989 г.
Административное управление этой системой осуществляет Международное бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), расположенное в Женеве, Швейцария.
Мадридская система предлагает владельцам торговых марок возможность их правовой охраны в нескольких странах-членах Мадридского союза путем простой подачи одной заявки непосредственно в национальное или региональное ведомство по торговым маркам.
Зарегистрированный таким образом международный знак является эквивалентом заявки или регистрации этого знака, осуществленной непосредственно в каждой из стран, указанных заявителем.
Если в течение определенного срока ведомство по товарным знакам указанной страны не отказывает в охране, охрана знака является такой же, как если бы он был зарегистрирован в этом ведомстве.
Мадридская система также в значительной мере упрощает последующее управление товарным знаком, поскольку имеется возможность внесения записи о последующих изменениях или о продлении регистрации путем одного процедурного действия. Впоследствии могут быть также указаны дополнительные страны.
По состоянию на октябрь 2017 г. к Мадридской системе присоединились 116 стран мира.
Стоимость регистрации по Мадридской системе составляют:
1. Государственный сбор за подачу заявки на международную регистрацию – 2400 грн.
2. Международная пошлина, которая оплачивается на счет ВОИС в швейцарских франках (CHF) и в свою очередь состоит из:
2.1. Базовой пошлины (basic fee) – 653 CHF при подаче на регистрацию черно-белого обозначения или 903 CHF при подаче на регистрацию обозначения, выполненного в цвете;
2.2. Добавочной пошлины (complementary fee). Сумма добавочной пошлины зависит от количества указанных в заявке стран, в которых заявитель хочет испросить правовую охрану – по 100 CHF за каждую из стран.
Некоторые страны установили индивидуальные пошлины (individual fee), которые существенно отличаются от добавочной пошлины и составляют не 100 CHF, а, например, 295 CHF (Великобритания), 337 CHF (США), 430 CHF (Норвегия) или даже 1254 CHF (!) (Узбекистан).
2.3. Дополнительной пошлины (supplementary fee), которая составляет 100 CHF и оплачивается за каждый класс товаров и услуг свыше трех.
3. Услуги Агентства за подготовку всех необходимых документов, подаче их в Укрпатент, оплату пошлин и сопровождение процедуры – от 5000 грн.
Для начала регистрации по Мадридской системе Вам необходимо:
1. Связаться с нами удобным для Вас способом и сообщить нам номер Свидетельства Украины на Вашу торговую марку, которую Вы хотите зарегистрировать по Мадридской системе. Или номер заявки по ТМ, поданной на регистрацию в Украине.
2. Сформулировать перечень стран, в которых Вы хотите получить правовую охрану для своей торговой марки.
Порядок работы таков:
- после полученных от Вас исходных данных мы готовим Вам развернутое коммерческое предложение с подробным описанием стоимости регистрации и порядка оплаты;
- согласовываем его с Вами, при необходимости корректируем (если, скажем, Вы решите изменить перечень стран);
- после согласования стоимости международной регистрации, мы заключаем с Вами договор, на основании которого Вы оплачиваете нам все необходимые платежи;
- в течение десяти рабочих дней с момента получения оплаты мы самостоятельно осуществляем все необходимые платежи и готовим пакет документов для регистрации;
- подаем подготовленный пакет документов в Укрпатент, который свою очередь пересылает его в Международное бюро ВОИС;
- по истечении четырех-пяти месяцев Международное бюро ВОИС пересылает нам Сертификат международной регистрации, в котором указывается номер международной регистрации, присвоенный Вашему знаку, и дата поступления заявки;
- параллельно Международное бюро ВОИС рассылает нотификации ведомствам указанных в заявке стран, после чего торговая марка проходит регистрацию в этих странах согласно их национальному законодательству;
- регистрация длится в целом около 12-18 месяцев. В течение этого времени Международное бюро ВОИС пересылает на наш адрес письма из Патентных ведомств тех стран, где проходит международная регистрация. Мы тщательно следим за перепиской и своевременно Вас о ней уведомляем.
Преимущества и недостатки регистрация по Мадридской системе
Преимущества:
- значительно упрощается процедура подачи заявки на торговую марку. Подается только одна заявка в Международное бюро ВОИС на одном языке(английский, французский или испанский), и уплачивается одна пошлина;
- имеется возможность дополнительного указания стран, в которых владелец международной регистрации может испрашивать охрану в будущем;
- заявка подается в Международной бюро ВОИС через национальное ведомство, которое рассылает нотификации ведомствам указанных стран, т.е. отпадает необходимость в услугах патентных поверенных в каждой из стран;
- стоимость международной регистрации существенно снижается по сравнению со стоимостью национальных регистраций за счет исключения из расходов заявителя гонораров патентных поверенных и снижения пошлин за подачу заявки;
- число членов Мадридского союза увеличилось до 88 (помимо Украины). Расширение членства и еще больший географический охват повышают привлекательность системы для компаний, действующих на международных рынках;
- важным для пользователей правовым аспектом стала отмена в 2008 г. «защитной оговорки». Это означает, что в отношении государств, связанных положениями Мадридского договора и Мадридского протокола – двух договоров, которыми регулируется Мадридская система, - будут применяться только положения Протокола, наиболее современного и гибкого из двух договоров. В частности, это касается и возможности подачи заявки на основании не только уже зарегистрированного знака, но и только поданного на регистрацию.
Рекомендация от нашего Агентства: несмотря на это, мы все же рекомендуем Вам осуществлять международную процедуру регистрации на основании уже зарегистрированного знака.
При осуществлении международной регистрации на основании только поданной заявки, есть риск не получить правовую охрану во всех испрашиваемых странах, в случае отказа в регистрации в Украине. К тому же, оплаченные пошлины возврату не подлежат.
Недостатки:
- не все страны мира являются членами Мадридской системы. Например, Канада не поддерживает эту систему;
- регистрация Вашей торговой марки всегда будет проводиться не по каким-то единым для всех этих стран правилам, а по законам и правилам конкретной страны;
- как правило, помимо Сертификата международной регистрации, других охранных документов (Свидетельств из Ведомств заявленных стран) заявитель не получает. Правда, всегда есть возможность обратиться в Укрпатент и получить официальную выписку о действии международной регистрации.
Преимущества и недостатки в подаче заявки непосредственно в Патентное ведомство интересующей страны
Преимущества:
1. Возможность проведения полноценного предварительного поиска перед подачей заявки, который выявит торговые марки, поданные и зарегистрированные как по национальной процедуре регистрации, так и по международной.
2. Общаясь непосредственно с патентным поверенным, проще проследить за процедурой регистрации, получить конкретные ответы на интересующие вопросы, проконтролировать сроки и т.п.
3. После окончания регистрации Вы получаете официальный охранный документ (Свидетельство, Сертификат) от каждой из стран, где была подана заявка.
Недостатки:
Нерезиденты могут подать заявку только через патентного поверенного той или иной интересующей страны (есть некоторые исключения).
При этом гонорары иностранных патентных поверенных, как правило, достаточно высокие.
В связи с этим, если заявка будет подаваться не в одну, а сразу в несколько стран, процедура регистрации может оказаться весьма затратной.
